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高校技术合同类别合规指引

2021-12-29 10:46作者:谈柏轩浏览数:76

近日,四方君汇谈柏轩律师受邀为天津高校知识产权保护联盟开展“高校技术合同合规指引”讲座,现将部分内容整理如下,以供参考。


近年来,国家大力推动技术转移转化项目,高校作为重要的技术提供方,在2020年签订了技术合同90823项,成交金额达到了561.0亿元(《2021全国技术市场统计年报》)。适当的技术合同类别表明了技术项目中各方最基础的合作模式,是后续技术交易项目顺利进行的重要因素之一,也是在遇到履行障碍或产生纠纷后,各方明晰权利义务以及划分责任的重要依据。高校与技术交易相对方签署技术合同是技术交易项目中的重大里程碑,但是部分高校或企业在选取技术合同范本或草拟技术合同时,对不同技术合同类别的理解与法律规定具有一定的偏差,甚至具有一定的任意性。


在司法实践中,合同名称仅是确定技术合同性质的因素之一,而合同中双方当事人的权利义务内容是确定合同性质的重要因素。如果双方实际履行合同过程中的权利义务与签署合同的名称并不相符,则根据实际情况确定合同性质往往是人民法院在审理技术合同纠纷中首先要解决的争议焦点。本文对法律规定中不同类别技术合同的划分以及各自所对应的法定权利义务进行梳理和介绍,希望有助于高校和技术交易相对方根据项目实际情况,选择适合的技术合同类别。


一、明确技术合同类别


技术合同主要分为技术开发合同、技术转让合同、技术咨询合同以及技术服务合同四大类,常被称为“四技合同”,不同类别的技术合同也赋予了技术交易各方不同的法定权利义务。在《民法典》第二十章“技术合同”、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》,以及科技部印发的《技术合同认定规则》中,明确给出了四类技术合同明确的定义和一般适用范围。


(一)技术开发合同

技术开发合同是当事人之间就新技术、新产品、新工艺、新品种或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同最关键的认定条件在于合同中所涉及的技术是在订立合同时尚未掌握的技术方案,需要通过技术开发实现“从无到有”的过程。常见的技术开发合同包括小试、中试技术成果的产业化开发项目,技术改造项目,成套技术设备和试验装置的技术改进项目,以及引进技术和设备消化等科技成果转化项目中签订的技术合同。


技术开发合同还可以分为委托开发合同和合作开发合同。委托开发中只有一方当事人进行研究开发工作,另一方当事人仅提供开发经费和报酬而不参与实际研发。合作开发需要当事人各方共同实际参与研究开发工作,对技术开发过程均付出了智力劳动。合作方单纯提供资金、设备、材料等物质条件或者承担辅助协作事项,并不属于法律意义上的“合作开发”,而是应当属于“委托开发”。


(二)技术转让合同

技术转让合同是合法拥有技术的权利人,将现有特定的专利、专利申请、技术秘密的相关权利让与他人所订立的合同,包括专利权转让合同、专利申请权转让合同、专利实施许可合同以及技术秘密转让合同,以及当事人就植物新品种权转让和实施许可、集成电路布图设计权转让与许可订立的合同。由于技术入股需要将技术的所有权转让给公司,所以技术入股合同除双方关于股权的约定外,也应当包含技术转让合同中的主要内容。


技术转让合同与技术开发合同最大的区别在于技术转让合同中转让或许可实施的技术为当事人订立合同时已经掌握的技术成果,并且应当具有完整性和实用性,而技术开发合同在订立时所涉及的技术还尚未形成完整的技术成果。该点不同也是区分技术开发合同和技术转让合同的重要依据。


在南京瑞年百思特制药有限公司诉南京京华生物工程有限公司技术开发合同纠纷一案((2015)宁知民终字第35号)中,双方签订《技术转让合同书》,约定由京华公司有偿向瑞年公司转让“普拉洛芬滴眼液(单剂量)”的生产配方及工艺,提供技术资料使瑞年公司能够获得国家食品药品监督管理局的生产批件。但是人民法院根据双方提交的证据和实际情况,认定在合同签订时合同所涉普拉洛芬滴眼液(单剂量)的生产配方及工艺尚未形成,仍待对其进行研究开发,不属于现有技术的范畴。因此,最终认定该《技术转让合同书》属于当事人就尚未掌握的技术方案的研究开发所订立的技术开发合同。根据在涉案技术开发过程中,瑞年公司仅提供资金、设备、材料等物质条件,而由京华公司进行具体的研究开发工作的事实情况,人民法院进一步认定该合同应属于技术开发合同中的委托开发合同,并根据委托开发合同的法律规定对该案件进行了审理。


(三)技术咨询合同

技术咨询合同是当事人一方以技术知识为对方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等所订立的合同。技术咨询合同中,受托方需要运用科学知识和技术手段为特定技术项目进行分析、论证、评价和预测,工作成果往往是为委托方提供的科技咨询报告和意见。


技术咨询合同的内容包括可行性分析、技术评估、技术预测、技术调查分析与论证、技术比较与选择、技术性能分析,以及科技评估和技术查新项目。如果合同内容中涉及技术成果研究开发或现有技术成果转让的,可根据技术内容的比重重新确定合同性质。


(四)技术服务合同

技术服务合同是一方当事人(受托方)以技术知识为另一方(委托方)解决特定技术问题所订立的合同,主要包括运用专业技术知识、经验和信息解决特定技术问题的服务性项目。


技术服务合同中还包括技术培训合同与技术中介合同。技术培训合同是一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和业务训练所订立的合同。在技术开发合同和技术转让合同中经常附带技术培训的相关条款,但是往往约定非常简单,通常仅约定了技术提供方具有培训的义务。因此,双方也可以另行签订专门的技术培训合同,具体约定技术提供方需要提供技术培训的内容、时间、地点、费用等具体要求。


技术中介合同是当事人一方(中介方)以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同、实现技术创新和科技成果产业化进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供专门服务所订立的合同。


二、技术合同类别对权利义务的影响


明确技术合同类别后,才能在合同条款没有约定或约定不明确的情况下适用法律规定。合同类别的影响主要在技术成果权利归属和法定义务两个方面。


(一)技术成果权利归属

1.技术开发合同中没有约定的情况下,委托开发完成的技术成果归属受托人,合作开发的技术成果归属合作方共有。

在技术开发合同中,委托开发完成的发明创造,如合同双方没有明确约定的,申请专利的权利属于实际进行研究的开发人,也就是受托人。研究开发人取得专利权后,委托人可以依法实施该专利。研究开发人转让专利申请权的,委托人享有以同等条件优先受让的权利。合作开发完成的发明创造,如合同双方没有明确约定的,申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。合作开发当事人申请专利后,一方当事人转让其共有的专利申请权的,没有约定的情况下,其他合作开发各方享有以同等条件优先受让的权利。若合作开发中的一方当事人声明放弃其共有的专利申请权的,没有约定的情况下,其他各方可以单独或共同申请专利,取得专利权后,放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。若合作开发中一方当事人不同意申请专利的,则其他各方不得申请专利。


2.技术转让合同没有约定的情况下,改进技术成果归属改进方。

技术转让合同中对于实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果没有约定或者约定不明确,一方后续改进的技术成果归属改进方所有,其他各方无权分享。


限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术,或者双方交换改进技术的条件不对等,包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权,属于“非法垄断技术”,该类条款无效。


3.技术咨询合同、技术服务合同中没有约定的情况下,技术成果归属付出智力劳动的一方。

技术咨询合同、技术服务合同履行过程中,受托人完成的新的技术成果属于受托人。若委托人并没有付出智力劳动,即便受托人利用了委托人提供的技术资料和工作条件,技术成果仍属于受托人。对于委托人利用受托人的工作成果完成的新的技术成果,属于委托人。


(二)法定义务

1.技术开发合同

由于技术开发合同中所涉及的技术是合同签订时尚未存在的技术,存在的不确定因素最多,技术风险也最大。因此,合同双方可以在技术开发合同中明确约定因无法克服的技术困难导致研究开发失败或者部分失败的责任承担方式或比例。如果合同中未明确约定,也不能达成补充协议的,风险由合同各方合理分担。


若合同一方已经发现可能致使研究开发失败或者部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失,因没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担责任。


如果技术开发合同中进行研发的技术已经由他人公开,致使技术开发合同的履行没有意义的,当事人可以解除合同。


2. 技术转让合同

技术转让合同的让与人和技术许可合同的许可人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者,并保证所提供的技术完整、无误、有效,能够达到约定的目标。专利实施许可合同的许可人应当按照约定许可被许可人实施专利,交付实施专利有关的技术资料,提供必要的技术指导。没有另行约定的情况下,受让人或者被许可人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的,由让与人或者许可人承担责任。


3. 技术咨询合同和技术服务合同

技术咨询合同的委托人应当按照约定提供必要的资料,受托人应当按期提出符合约定的咨询报告,否则过错方应当承担相应的违约责任。委托人存在过错的,支付的报酬不得追回,未支付的报酬应当支付。受托人存在过错的,应当承担减收或者免收报酬等违约责任。


没有约定的情况下,技术咨询合同的委托人按照受托人符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失,由委托人承担。


在技术咨询合同和技术服务合同中,对受托人正常开展工作所需费用的负担没有约定或者约定不明确的,由受托人负担。


在相关法律法规和司法解释对于技术合同关于的技术成果权利归属和法定义务以及责任的条款中出现频率最高的内容就是“当事人另有约定的除外”。法律赋予了合同各方相当高的自主约定的权利。不论是高校,还是其他技术交易相对方都应当主动行使自己的权利,根据项目特点以及自身需求,通过提前约定的方式对合同履行中的技术成果以及潜在的风险和责任进行合理分配和管控。


三、避免在技术合同中混杂其他类别合同


在技术转移转化项目中,双方的合作往往不局限在技术层面。在实践中,有些技术合同中还包含了场地使用、商标许可、甚至建设工程和融资租赁等附加法律关系和相关条款。《民法典》中明确规定,当事人将技术合同和其他合同内容或者将不同类别的技术合同内容订立在一个合同中的,应当根据当事人争议的权利义务内容,确定案件的性质和案由。


技术合同中各方关于技术的权利和义务、潜在的风险和责任往往已经比较复杂,最好将不同法律关系和合作内容分配在不同的合同中,在单独的合同中进行更清楚的约定。如果实在不方便拆分的,也要明确合同项下各类费用的性质,避免将多项费用简单打包成一项费用,若后续出现纠纷,将给计算违约金和费用清算造成严重障碍。


随着《科学技术进步法》修订通过,即将在2022年1月1日正式生效实施,技术交易项目将逐渐从粗放式的合作向精细化项目管理的方向发展,也会有更多专业人士为技术交易项目保驾护航。高校和技术交易相对方在草拟技术合同或者选取技术合同范本的时候,应当根据项目情况以及法律的规定,正确适用技术合同的类别,对技术成果归属以及合同履行过程中可能出现的责任商定清楚,明晰各方权利义务。